美国原来的发明制变更为发明人先申请制,如今已开始实施,双方的重审程序也已经起始进行了。专家作出提醒,提交申请应当尽早,提起无效要留意时机。
在美国专利法的最新修改当中,当中存在着相应转换变动,《美国发明法案》把先发明制变更为发明人先申请制(first inventor to file),在今年3月16日的时候,这样的某个条款正式开启实施。与此同时,新增添的双方重审程序(Inter Partes Review,简称为IPR)也已经开始执行。针对这种情况,有专家作出指出,先发明制改成发明人先申请制以后,想要在美国申请专利的中国企业应该尽早提交申请,以此来避免被他人抢占先机。另外,在双方重审程序施行之后,于美国,挑战专利无效的“主战场”极有可能会转向美国专利商标局,对于中国企业而言,务必要留意提起该程序的时间点,要精准把握在美国提起专利无效的时机。
发明人先申请制实施
提交专利申请需尽早
“美国发明法案”是在2011年9月16日由奥巴马颁布的,其中,美国把先发明制换成了发明人先申请制,这意味着专利会授予先申请的那个真正的发明人,而在此之前,美国多年以来采用的都是先发明制,专利会授予给最先做出发明创造的那个发明人,今年3月16日,修改后的这个条款正式开始执行。

美国飞翰律师事务所管理合伙人芭巴拉(Barbara McCurdy)就此事告知中国知识产权报记者,由于先前美国施行先发明制,故而不少公司在具备了发明成果后并不急于去申请专利,认为即便晚点申请也并无大碍,就算被他人抢先申请了,只要能够证实是自身先发明的便能够挽回局面。在发明人先申请制得以实施之后,众多美国公司都在对策略予以改变,一旦有了成果便会在第一时间段提交专利申请。中国企业要是打算在美国申请专利,必须得尽可能地快、尽可能地早。
美国采用先发明制那时,诸多公司极为看重研发文件的留存,缘由在于其能够用以证实某项成果是自身最先发明的。采用发明人先申请制之后,研发文件的留存是否还是那般重要呀?芭巴拉宣称,就算是采用了发明人先申请制,妥善保存好研发文件依旧相当必要,因为美国存在一个“源头程序”,要是某项发明被他人窃取并提交了专利申请,只要发明人能够证明该项发明属于自己,窃取者也未必就能够获取专利。而在证明的过程中,研发文件作为证据就可以发挥大作用。
在美国,新专利法施行之后,要是双方同时开展某一项研发工作,那么哪一方率先申请专利,通常专利权就归属哪一方。新专利法进行修改以后,现有技术的范围得以扩大,有效申请日之前公开的全部技术都属于现有技术。不过,美国存在一项关于现有技术例外的规定,也就是说发明人在一年内公开的信息,能够不作为抵触发明人自身专利申请的现有技术。美国飞翰律师事务所,其合伙人王宁玲举例讲,比如说,有一种情况是,发明人和某研究院一块儿共同去研发了一项成果,之后提交了一件专利申请,有审查员在进行审查的时候,检索到了一项现有技术,据此认为该专利申请是不能被获准授权的。然而呢,当发明人在对审查意见作出答复时,要是能够证明,这项技术实际上是发明人和该研究院共同一起研发出来的,那么该技术就能够不被当做那种抵触该申请的现有技术。
双方重审程序已执行
提起专利无效看时机

在中国企业欲进入美国市场时,除了将发明制改为发明人先申请制之外,前不久开始实施的双方重审程序也是一项可能产生重大影响的内容。授权后重审程序(Post-Grant Review,简称PGR)与双方重审程序都是美国专利法最新修改后新增加的提起专利无效的程序,不过两者对提出时间的要求有所不同。
“授权之后的重审程序,必须要在美国专利商标局授予专利权之后的9个月之内提出,在9个月之后呢,如果要是想要提出专利无效,那就需要通过双方重审程序才行,不过无效请求所依据的范围仅仅局限于新颖性和显而易见性,证据也仅仅只能是专利以及出版物。”芭巴拉告知中国知识产权报记者,自去年9月16日开始双方重审程序执行,一直到今年1月13日,所提交的双方重审程序请求已然有139件,截止到今年1月底的时候还没有请求被驳回的情况出现。给到中国企业的提醒是,务必要留意提起两个程序的时间限定,一旦错失了时机,就有可能致使无法挽回的损失。
据悉,鉴于大量专利无效案件正从美国法院转向美国专利商标局 ,美国专利商标局也着手思索怎样拟定一些条款 ,以使当事人耗费更低的费用来运用这两个专利异议程序。
王宁玲说,不过,这两个程序存在一定劣势,其证据开示程序颇具简单性,并且依据美国法律里的禁反言原则,已提出或应提出的合理无效理由,若当事人败诉,在后续例如法院诉讼等程序中便无法再提出。倘若中国企业要运用这些颇为复杂的程序,务必要提前将相关规定了解透彻,或者寻觅较为专业的律师予以协助,从而制定战略以及实施方案。(来源:知识产权报)。






